14
Jun
2021

EuGH bestätigt EuG-Entscheidung zu Pirelli-Bildmarke

Ein knapp 10 Jahre währender Rechtsstreit um die Nichtigkeit eines Bildzeichens der Firma Pirelli Tyre SpA, das die Rille eines Reifens darstellt, kommt durch ein nun ergangenes EuGH-Urteil zum Ende. Der Gerichtshof bestätigte die Auffassung des EuG, wonach das Zeichen als Marke schutzfähig ist, da es ausdrücklich keine Lauffläche eines Reifens und erst recht keinen Reifen darstellt, sondern lediglich einen kleinen Bestandteil hiervon, der als solcher alleine nicht im Stande sei, eine technische Wirkung der geschützten Ware herbeizuführen. (EuGH, Urt. v. 3.6.2021, C-818/18 P und C-6/19 P)

Hintergrund:
Bereits im Jahr 2001 beantragte die Firma Pirelli Tyre SpA beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung des folgenden Zeichens als Unionsbildmarke:

Im Jahr 2002 wurde das Zeichen wie von Pirelli beantragt in der Klasse 12 unter anderem für die Waren „Reifen, Gummireifen, Felgen sowie Vollreifen, Fahrzeugräder aller Art“ eingetragen.

Im Jahr 2012 beantragte die Firma The Yokohama Rubber Co. Ltd beim EUIPO die Erklärung der Nichtigkeit der Marke für die Waren „Reifen, Vollgummi- halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“, unter anderem wegen absoluter Schutzhindernisse nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b , sowie Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der damals gültigen Fassung der Verordnung (EG) 40/94. Während die erstgenannte Vorschrift die fehlende Unterscheidungskraft erfasst, sind nach der zweitgenannten Vorschrift solche Zeichen nicht eintragungsfähig, die „ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“.

Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO folgte dem Antrag und ging sogar noch darüber hinaus, indem sie die beanstandete Marke auch für „Felgen und Vollreifen für Fahrzeuge aller Art“ für nichtig erklärte. Hiergegen legte Pirelli Beschwerde ein, die aber nur hinsichtlich „Felgen und Vollreifen für Fahrzeuge aller Art“ erfolgreich war, da diese Waren nicht vom Antrag erfasst waren. Im Übrigen bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung. Hiergegen wandte sich Pirelli mit einer Klage an das Gericht der Europäischen Union (EuG).

Urteil des EuG (24.10.2018, T-447/16):
Das EuG bestätigte im Wesentlichen Pirellis Rechtsauffassung und urteilte, dass das streitgegenständliche Zeichen nicht aufgrund einer etwaigen technischen Wirkung seiner Form einem absoluten Eintragungshindernis unterliege. Aus Sicht des Gerichts ist das EUIPO somit rechtsfehlerhaft von einem Nichtigkeitsgrund nach Art. 7 Abs. 1 Buchts. e der VO (EG) 40/94 ausgegangen, weshalb es die Entscheidungen des EUIPOs aufhob.

Hierzu führte das Gericht zunächst aus, dass diesem Nichtigkeitsgrund das Interesse zugrunde liege, zeitlich unbegrenzte Monopolisierungen technischer Lösungen über den Umweg des Markenschutzes zu verhindern. Gleichzeitig habe nach Auffassung des Gerichts der „Gesetzgeber mit der Beschränkung des Eintragungshindernisses aus Art. 7 Abs. 1 Buchts. e Ziff. ii der VO (EG) 40/94 auf Zeichen, die ‚ausschließlich‘ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung ‚erforderlich‘ ist, gebührend berücksichtigt, dass jede Form einer Ware in gewissem Maße funktionell ist und es daher unangemessen wäre, eine Warenform nur deshalb von der Eintragung als Marke auszuschließen, weil sie Gebrauchseigenschaften aufweist.“

Aus Sicht des Gerichts wandte das EUIPO diese Norm rechtsfehlerhaft an, indem es das beanstandete Zeichen als „Darstellung eines Laufflächentyps“ einstufte, mit dem Ergebnis, dass es zumindest in technischer Hinsicht den wichtigsten Teil der beanstandeten Waren erfasse. Diesem Verständnis trat das EuG mit dem Hinweis entgegen, dass das beanstandete Zeichen für sich genommen weder die Form eines Reifens noch die Form einer Reifenlauffläche darstelle. Vielmehr handele es sich um eine einzelne Rille und somit um einen sehr kleinen Teil eines anderen Teils, nämlich einer Lauffläche, die selbst wiederum aus vielen weiteren Elementen bestehe. Das EUIPO dürfe dem gegenständlichen Zeichen im Rahmen seiner Prüfung keine Elemente hinzufügen, die nicht selbst Bestandteil des in Rede stehenden Zeichens sind, also außerhalb des Zeichens liegen oder ihm fremd sind.

Nach Auffassung des EuG stellt eine Rille keine Ware dar, da sie kein von einem Reifen abtrennbares Element bilde. Somit bestehe das beanstandete Zeichen weder ausschließlich aus der Form der fraglichen Waren, noch aus einer Form, die als solche in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Teil dieser Waren darstellt. Darüber hinaus sei eine einzelne Rille in der Form des gegenständlichen Zeichens nicht geeignet, die von der Nichtigkeitsstelle angenommene technische Wirkung herbeizuführen. Eine solche ergebe sich vielmehr erst durch die Kombination und das Zusammenspiel der verschiedenen Bestandteile einer Lauffläche. Der Klage wurde somit stattgegeben und die Nichtigkeitserklärung aufgehoben.

Gegen das Urteil des EuG wandten sich Yokohama und das EUIPO mit Rechtsmittelverfahren an den EuGH, die zusammengelegt wurden.

Urteil des EuGH (3.6.2021, C-818/18 P und C-6/19 P):
Der EuGH weist zunächst darauf hin, dass das Rechtsmittelverfahren ausschließlich auf rechtliche Erwägungen beschränkt sei. Ein Großteil der von Yokohama vorgebrachten Rechtsmittelgründe bezöge sich hingegen auf die Würdigung des Sachverhaltes oder die Bewertung der Beweismittel durch das EuG. Insbesondere Yokohamas Vorbringen, dass das EuG die wesentlichen Charakteristika des Zeichens rechtsfehlerhaft interpretierte, indem es das Zeichen als Rille und somit als Bestandteil der Lauffläche auffasse, die ihrerseits lediglich Bestandteil eines Reifen sei, vermochte den Gerichtshof nicht zu überzeugen. Nach Auffassung des EuGH war das EuG vielmehr richtig davon ausgegangen, dass das EUIPO bei seiner Prüfung des Zeichens Eigenschaften berücksichtigt hatte, die dem Zeichen selbst nicht unmittelbar zu entnehmen waren.

Beide Rechtsmittelführerinnen machten darüber hinaus geltend, dass das Gericht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 falsch ausgelegt habe, indem es

festgestellt habe, dass ein Zeichen nur dann unter das Eintragungshindernis dieser Bestimmung falle, wenn der durch das Zeichen dargestellte Teil einer Ware in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Teil dieser Ware darstelle. Aus Sicht des Gerichtshofs war es den Rechtsmittelführerinnen allerdings schon nicht gelungen, Beweise vorzubringen, die belegten, dass eine einzige Rille in der streitgegenständlichen Form überhaupt geeignet sei, eine technische Wirkung zu erzielen, weshalb eine fehlerhafte Interpretation der Vorschrift jedenfalls ohne Auswirkungen auf das Ergebnis geblieben wäre. Die freie Beweiswürdigung des EuG sei im Übrigen nicht mit einem Rechtsmittelverfahren angreifbar.

Im Ergebnis  bestätigte der EuGH somit die Rechtsauffassung des EuG und wies die Rechtsmittel von Yokohama und dem EUIPO gegen das EuG-Urteil vollumfänglich zurück.

Konsequenzen:
Wie sowohl das EuG, als auch nun der EuGH ausdrücklich hervorheben, birgt der durch das Urteil bewirkte Fortbestand der Marke nicht die Gefahr einer Monopolisierung der Rille als technische Lösung für Reifen. „[D]ie Eintragung des beanstandeten Zeichens, dessen Schutz auf die Form dessen beschränkt ist, was es darstellt, [ist] nicht geeignet, […] Wettbewerber […] daran zu hindern, Reifen herzustellen und zu vermarkten, in die eine Form eingearbeitet ist, die mit der durch das beanstandete Zeichen dargestellten Form identisch oder ihr ähnlich ist, wenn diese identische oder ähnliche Form mit anderen Bestandteilen einer Lauffläche kombiniert wird und mit ihnen eine Form bildet, die sich von den einzelnen Bestandteilen – für sich betrachtet – unterscheidet.“

Durch sein Urteil bestätigt der EuGH die zutreffende Würdigung des EuG, dem es gelungen ist, ein Gleichgewicht zwischen den durch den Verordnungstext verkörperten Interessen zu schaffen. Insbesondere das Interesse an der Vermeidung einer Monopolisierung einer technischen Lösung wird hinreichend berücksichtigt. Gleichzeitig lässt eine solche Interpretation der Verordnung auch einen umfangreichen Schutz von Zeichen als Marken zu.

Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass das Urteil ausschließlich die überholte Fassung der Verordnung (EG) 40/94 unmittelbar betrifft. Es stellt sich somit die Frage, ob das Urteil inhaltlich auf Sachverhalte übertragbar ist, deren streitgegenständliches Zeichen seit Inkrafttreten der neuen Fassung eingetragen wurde. Seit Geltung der VO (EU) 2017/1001 in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b Ziff. ii ist neben der Form der Ware auch „ein anderes charakteristisches Merkmal der Ware“ für das Erreichen einer technischen Wirkung des Zeichens zu berücksichtigen.

Es spricht einiges dafür, dass das Urteil auch mit Blick auf den aktuellen Wortlaut der Verordnung seine Gültigkeit behält. So ist davon auszugehen, dass in vergleichbaren Fällen, in denen das Zeichen ausdrücklich (in qualitativer und quantitativer Hinsicht) keinen wesentlichen Teil einer Ware und erst recht keine selbständige Ware darstellt, die Form dieses Einzel-Bestandteils auch weiterhin kein absolutes Eintragungshindernis bedeutet, solange es in seiner abstrakten Wahrnehmung (ohne Berücksichtigung weiterer Teil-Elemente der Ware) keine übergeordnete technische Wirkfunktion übernimmt.