7
Apr
2021

Neue BGH-Rechtsprechung zu den Voraussetzungen für den Verfall von Marken

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt die Löschungsreife einer Marke wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag ihrer Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt worden ist. Nach bisheriger std. Rspr. war bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung auch der Zeitraum zwischen Klageerhebung gem. § 55 Abs. 1 MarkenG und letzter mündlicher Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen. Des Weiteren oblag die primäre Darlegungs- und Beweislast für die Nichtbenutzung der streitgegenständlichen Marke bisher der Klagepartei. Diese Rechtsprechung hat der BGH nunmehr aufgegeben (BGH, Urteil vom 14.01.2021 – I ZR 40/20).

Sachverhalt

Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „STELLA“, welche für „Weine, nämlich Schaumweine“ in Klasse 33 Schutz genießt. Die Klägerin ist eine Wettbewerberin der Beklagten. Sie stellte im Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Antrag auf Löschung der Marke „STELLA“ mangels rechtserhaltender Benutzung. Die beklagte Markeninhaberin widersprach dem Antrag, woraufhin die Klägerin Klage auf Erklärung des Verfalls vor dem LG München I erhob. Das Landgericht wies die Klage ab und auch die daraufhin von der Klägerin eingelegte Berufung blieb ohne Erfolg. Zur Begründung führte das OLG München aus, dass die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast trage, während die Inhaberin der Marke lediglich eine sekundäre Darlegungslast treffe. Dieser sekundären Darlegungslast sei die Beklagte nachgekommen, weshalb das bloße Bestreiten des Beklagtenvortrags durch die primär beweisbelastete Klägerin unzureichend gewesen sei. Zudem sei bei der Berechnung des nach § 49 Abs. 1 MarkenG relevanten Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung auch die Zeit nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einzubeziehen. Die gegen das Berufungsurteil gerichtete Revision der Klägerin hatte Erfolg.

Entscheidung

Der BGH hob das angegriffene Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das OLG München zurück. Vornehmlich kritisiert der BGH zwei Aspekte, die das OLG München – der bisherigen BGH-Rechtsprechung folgend – zur Begründung seiner Entscheidung herangezogen hatte: die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast sowie die Berechnung des nach § 49 Abs. 1 MarkenG relevanten Zeitraums der Nichtbenutzung.

Entgegen der Auffassung des OLG München – und auch entgegen der bisherigen BGH-Rechtsprechung – trage die beklagte Markeninhaberin die Darlegungs- und Beweislast für die rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke. An seiner bisherigen Rechtsprechung, wonach die Beklagtenpartei einer Löschungsklage wegen Verfalls nach dem Grundsatz von Treu und Glauben nur eine sekundäre Darlegungslast treffe, d.h. eine Erklärungspflicht für den Fall, dass der Kläger nicht über die Möglichkeit verfügt, die Nichtbenutzung der Marke von sich aus darzulegen, hält der BGH unter dem Einfluss des Unionsrechts nicht länger fest. Der I. Senat führt hierzu aus, dass § 49 Abs. 1 MarkenG (Verfall einer Marke) der Umsetzung von Art. 12 Abs. 1 der RL 2008/95/EG (jetzt Art. 19 Abs. 1 und 2 der RL (EU) 2015/2436) diene. Nach der jüngsten Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung von Art. 12 Abs. 1 RL 2008/95/EG (EuGH, GRUR 2020, 1301, Rn. 73 ff. – Ferrari/DU [testarossa]) sei der Markeninhaber am besten in der Lage, Beweis für die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke zu erbringen. Daher treffe ihn auch die Darlegungs- und Beweislast. Im Wege unionsrechtskonformer Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG wies nun auch der BGH der Beklagten einer Löschungsklage wegen Verfalls die primäre Darlegungs- und Beweislast zu.

Auch an seiner früheren Rechtsprechung zur Berechnung des nach § 49 Abs. 1 MarkenG relevanten Zeitraums hält der BGH angesichts der gebotenen unionsrechtskonformen Auslegung des § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht länger fest. Nach Auffassung des BGH ergebe sich aus dem Regelungszusammenhang mit § 52 Abs. 1 MarkenG nF, dass im Falle der Verfallsklage auf den Zeitpunkt der Klageerhebung (= Datum der Zustellung der Klage) abzustellen sei. Ist der Klage ein Antrag auf Verfall beim DPMA vorausgegangen, ergebe sich zudem in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG nF/§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF, dass bereits auf den Zeitpunkt des Antragseingangs beim DPMA abgestellt werden müsse.

Fazit

Die Entscheidung ist insoweit von Bedeutung, als dass sich eine Löschungsklage wegen Verfalls nach Klageerhebung nicht mehr als begründet erweisen kann. Bislang hatte es genügt, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung erst nach Klageerhebung, aber noch vor der letzten mündlichen Verhandlung, in der Tatsacheninstanz endete; die Löschungsklage konnte sich dann noch nachträglich als begründet darstellen. Daneben sehen sich Markeninhaber im Rahmen von Löschungsklagen nun den gleichen Nachweisanforderungen ausgesetzt, wie dies auch im Rahmen von Widerspruchsverfahren nach Erhebung der Einrede der mangelnden Benutzung nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG der Fall sein kann. In beiden Fällen obliegt es nun dem Markeninhaber, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachzuweisen.