6
Okt
2020
Dr. Andreas Renck
Dr. Andreas Renck
Intellectual Property, Media, and Technology / Alicante
E-Mail: andreas.renck@hoganlovells.com
Telefon: +34965138300
» zur Autorenseite
Dr. Andreas Renck
Sarka Petivlasova
Sarka Petivlasova
Intellectual Property, Media, and Technology / Alicante
E-Mail: sarka.petivlasova@hoganlovells.com
Telefon: +34 965 1383 00
» zur Autorenseite
& Sarka Petivlasova

Hat Messi vor den europäischen Gerichten eine Büchse der Pandora geöffnet?

Messi siegt nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch vor den europäischen Gerichten: Der Ruf des Fußballspielers schafft einen konzeptionellen Unterschied zwischen MESSI und MASSI, der den visuellen und phonetischen Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen entgegenwirkt. Infolgedessen schloss der Gerichtshof jegliche Verwechslungsgefahr aus und erlaubte Messi, seinen Namen als Unionsmarke zu registrieren.

Urteil in den verknüpften Verfahren C-449/18 P EUIPO gegen Messi Cuccittini und C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos (J.M.-E.V. und Söhne) gegen Messi Cuccittini vom 17. September 2020 (Messi) [1]

Sachverhalt

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat kürzlich nach neunjährigem Gerichtsverfahren bestätigt, dass der weltberühmte Fußballspieler Lionel Messi das unten abgebildete MESSI-Logo für Kleidung, Schuhe und verschiedene Sportartikel in den Klassen 25, 28 und 9 als Marke registrieren kann. Gegen die Eintragung der Marke MESSI (Bildmarke) hatte zuvor ein spanisches Radsportunternehmen auf der Grundlage seiner Unionsmarken MASSI (Wort), die für verschiedene Artikel in Bezug auf Sport und Radfahren in den Klassen 9, 25 und 28 eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Jetzt sind Sie an der Reihe: Denken Sie, dass die Zeichen MASSI und MESSI verwechselbar ähnlich sind oder dass sie von einem Teil der relevanten europäischen Bevölkerung tatsächlich verwechselt werden können? Also, das ist nicht die Schlussfolgerung der europäischen Gerichte. Vielmehr waren sowohl das Gericht (EuG) als auch der EuGH – im Gegensatz zum Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) – der Ansicht, dass die visuellen und phonetischen Ähnlichkeiten zwischen MASSI und MESSI durch i) das große und weithin akzeptierte Ansehen von Messi und ii) damit die konzeptionellen Unterschiede zwischen den Marken ausgeglichen werden. Daher wurde jede Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen sogar bei identischen Waren ausgeschlossen.

Entscheidung 

Indem der EuGH zu dem Schluss kam, dass zwischen MASSI (Wort) und MESSI (Bildmarke) keine Verwechslungsgefahr besteht, stellte er insbesondere Folgendes fest:

  • Die mögliche Bekanntheit der Person, die versucht, ihren Namen zu registrieren, ist ebenso wie die Bekanntheit der früheren Marke einer der relevanten Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, sofern diese Bekanntheit die Wahrnehmung der Marke bei der relevanten Öffentlichkeit beeinflussen kann (Abs. 47).
  • Das EuG hatte nicht zu Unrecht festgestellt, dass Messis Bekanntheit einen relevanten Faktor für die Feststellung eines konzeptionellen Unterschieds zwischen den Zeichen darstellt (Abs. 48) und dass die relevante Öffentlichkeit die Zeichen MASSI und MESSI als konzeptionell unterschiedlich wahrnimmt (obwohl MASSI nur eine Bedeutung auf Italienisch hat – übersetzt als „Rock“).
  • Die Bekanntheit von Messi ist eine wohl bekannte Tatsache, die nicht begründet werden musste und von der EUIPO von Amts wegen bei der Beurteilung der konzeptionellen (Un-)Ähnlichkeit zwischen den Marken hätte berücksichtigt werden müssen (Abs. 74).
  • Die Beurteilung, ob ein Zeichen für die betreffende Öffentlichkeit eine klare und festgelegte Bedeutung hat, kann sich sowohl auf die frühere Marke als auch auf die angemeldete Marke beziehen (Abs. 86).
  • Der (eher) unerhebliche Teil der relevanten europäischen Bevölkerung, der den Begriff MESSI nicht direkt mit dem Namen des berühmten Fußballspielers in Verbindung bringen würde (Abs. 35), wurde vom EuGH nicht als ausreichend angesehen, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, womit das Gericht den Argumenten des EUIPO, dass ein nicht unerheblicher Teil der relevanten Öffentlichkeit die Zeichen verwechseln würde, entgegentrat.

Fazit

Messi bestätigt, dass nicht nur die Bedeutung der älteren Marke für die Beurteilung einer konzeptionellen Ähnlichkeit und einer Verwechslungsgefahr relevant ist (wie bereits in der Rechtssache C-361/04 P, PICASSO / PICARO bestätigt), sondern auch die Bedeutung und die mögliche Bekanntheit der angemeldeten Marke (hier MESSI), wenn es sich um einen bekannten persönlichen Namen handelt, der für die betreffende Öffentlichkeit eine klare Bedeutung hat. Diese Feststellung ist neu und kann als Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung angesehen werden (siehe z. B. T-183/13, SKY / SKYPE, Randnrn. 47-50). Die EuGH Entscheidung wird wahrscheinlich zu einer Änderung der Richtlinien des EUIPO führen, wonach die mögliche Bekanntheit der angemeldeten Marke für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zurzeit noch völlig irrelevant ist (vgl. die Richtlinien des Amtes für Unionsmarken unter Teil C – Widerspruch, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziffer 6.2 – Bekanntheit einer Unionsmarkenanmeldung). Dies dürfte sich zumindest insofern ändern, als diese Bekanntheit zu einer bestimmten Bedeutung dieses Namens führt.

Messi wirft aber auch die Frage auf, ob sich bekannte Firmennamen – ebenso wie sich berühmte Fußballspieler oder andere berühmte Personen auf den Ruf ihres Namens verlassen können, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen – auf die gleichen Bedingungen stützen können. Man kann sicherlich an eine Reihe von Unternehmensmarken denken, die eine klare Bedeutung haben, die so bekannt sind wie Messi und deren Ruf sicher  eine bekannte Tatsache  ist.

Insgesamt ist Messi aus Sicht eines Markeninhabers sicherlich eine interessante Entscheidung und ein potenziell nützlicher Fall, auf den man sich zur Erlangung einer Eintragung verlassen kann, gerade dann, wenn es um Konflikte bekannter Personennamen mit ähnlichen Vorrechten geht. Darüber hinaus  bleibt abwarten, ob eine ähnliche Interpretation in Bezug auf bekannte Firmennamen  akzeptiert wird.

Was aber eine Eintragung leichter macht, könnte später Probleme mit sich bringen: Denn wenn es um Widersprüche und die Durchsetzung solcher Marken wie MESSI geht, wird es kniffliger, da die Bekanntheit der Marke auch dazu dienen könnte, eine mögliche Verwechslungsgefahr mit anderen Marken auszuschließen, die versuchen, sie nachzuahmen (wie in Picasso oben zitiert). In solchen Fällen könnten sich berühmte Namen dann nur noch auf Bekanntheitsansprüche stützen, die auf Artikel 8 Absatz 5 UMV beruhen. Daher scheint es weitaus wichtiger zu sein, die Marke überhaupt erst einmal eingetragen zu bekommen.

 

[1] Die Entscheidung ist nur in Spanisch (Verfahrenssprache) und Französisch verfügbar. Die entsprechende Pressemitteilung des EuGH ist jedoch in englischer Sprache und hier verfügbar https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200108en.pdf