9
Apr
2020

„ÖKO-TEST“: BGH stärkt Rechte von Testanbietern

Mit Urteilen vom 12. Dezember 2019 (I ZR 173/16; I ZR 174/16; I ZR 117/17) hat der BGH entschieden, dass das Bewerben eines Produkts mit einem Gütesiegel ohne den vorherigen Erwerb einer entsprechenden Lizenz markenrechtswidrig sein kann. Gütesiegel dürften zudem lediglich zur Bewerbung des konkret getesteten Produkts verwendet werden.

Sachverhalt

Die Klägerin steht hinter dem seit 1985 herausgegebenen Magazin „ÖKO-TEST“, das Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht. Sie ist zugleich Inhaberin einer 2012 eingetragenen Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Siegel wiedergibt und Schutz für die Dienstleistungen „Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen“ gewährt. Gegen Entgelt vergibt sie an Hersteller und Vertreiber der von ihr getesteten Produkte Lizenzen, die diese zur Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel berechtigen.

Die Beklagten sind Versandhändler. Sie warben in ihren Online-Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel, ohne zuvor entsprechende Lizenzen erworben zu haben. Zudem bezogen sich die zuvor durchgeführten Tests in allen drei Fällen lediglich auf bestimmte einzelne oder auch leicht veränderte Ausführungen der angebotenen Produkte. Neben den Angeboten befand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Siegels mit dem Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“, der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis sowie der Fundstelle des jeweiligen Tests.

Die Klägerin sah in der Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel jeweils eine Verletzung ihrer Rechte an der genannten Unionsmarke und klagte auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten.

Entscheidung

In den Verfahren I ZR 173/16 und I ZR 174/16 hat der BGH die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Im Verfahren I ZR 117/17 hat er die Revision der Beklagten im Wesentlichen zurückgewiesen und die auf die konkrete Verletzungsform bezogene Verurteilung zur Unterlassung bestätigt.

Im Ergebnis kommt der BGH in allen Verfahren zu einer Verletzung der Rechte der Klägerin aus Art. 9 Abs. 1 Satz 1 u. 2 lit. c) GMV bzw. Art. 9 Abs. 1 u. 2 lit. c) UMV.

Dabei hätten die Berufungsgerichte zunächst rechtsfehlerfrei die Bekanntheit der Klagemarke bejaht. Zum einen – insoweit mit Verweis auf das vorangegangene Urteil des EuGH – genüge die festgestellte Bekanntheit der klägerischen (Unions-)Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen könne, für die Annahme einer Bekanntheit der Marke in der gesamten Union aus, wobei es nicht erforderlich sei, dass dem maßgeblichen Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt sei. Zum anderen könnten im Rahmen der Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke sehr wohl auch die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem ÖKO-TEST-Siegel und der erhebliche Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigt werden. Für eine Berücksichtigung solcher Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke sei nicht erforderlich, dass diese der Marke unmittelbar zugutekämen; es reiche vielmehr aus, dass die Marke – wie hier durch Publikationen unter Benutzung der Marke – mittelbar von den Investitionen profitiere.

Weiter hätten die Berufungsgerichte rechtsfehlerfrei angenommen, dass die jeweils angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze. So hätten sich die Beklagten in den Bereich der Sogwirkung der klägerischen Marke begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen der Markeninhaberin zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen. Der Verkehr vertraue dem Testsiegel der Klägerin insbesondere unter den Aspekten Umweltverträglichkeit und Gesundheit. Diese Wertschätzung beuteten die Beklagten unlauter aus. Die Klägerin sei darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung des guten Rufs der Marke die Benutzung dieser durch Vertreiber von Produkten zu kontrollieren, um Missbräuchen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Die Zeichenverwendungen in den hiesigen Fällen signalisierten dem Verbraucher, es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern die Klägerin kontrolliere auch die Werbung für das konkret angebotene Produkt. Der Klägerin müsse die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob die beworbenen Produkte als von der Klägerin getestet dargestellt werden dürften. Die Beklagten hätten keinen Anspruch auf unentgeltliche Werbehilfe durch die Klägerin.

Anders als vom Berufungsgericht im Verfahren I ZR 117/17 angenommen, ergebe sich ein Anspruch gegen die Beklagten jedoch nicht aus einem Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. a) GMV.

Die Klagemarke und die jeweils beanstandeten Zeichen seien keineswegs identisch. Der vom Berufungsgericht im Verfahren I ZR 117/17 als unbedeutende Ergänzung angesehene Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“ unterhalb des größer geschriebenen Schriftzugs „ÖKO TEST“ sei insgesamt als nicht so nachrangig anzusehen, dass er dem Durchschnittsverbraucher entgehen könnte. Zudem seien die angegriffenen Zeichenverwendungen – anders als die Klagemarken, die ein „leeres“ Logo darstellten – mit Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle versehen.

Auch bestehe keine Identität zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eintragen sei, und denjenigen Dienstleistungen, für die die Beklagten die angegriffenen Zeichen verwendet hätten. Insbesondere bestünden keine Anzeichen dafür, dass die Beklagten sich durch Anbringung des Testsiegels in den Augen der Öffentlichkeit als Fachleute für den Bereich des Warentests darstellen wollten. Vielmehr sei davon auszugehen, dass dadurch die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität der angebotenen Produkte gelenkt und auf diese Weise der Verkauf der Waren der Beklagten gefördert werden solle. Wie auch bereits der EuGH festgestellt habe, erbringe ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiere, neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

Fazit

Mit Urteil vom 11.04.2019 (C-690/17) hatte der EuGH entschieden, dass der Inhaber eines bekannten und als Marke geschützten Testsiegels der Weiterbenutzung dessen durch einen Dritten für nicht identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen nur im Falle unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund entgegentreten könne (sehen Sie dazu unseren Beitrag). Eben solche Fälle sieht der BGH in den hier genannten drei Verfahren. Mit ihren Entscheidungen haben EuGH und BGH über die in den konkret zu entscheidenden Fällen relevanten Fragestellungen hinaus einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung bestehender Unsicherheiten im Bereich des markenrechtlichen Schutzes von Test- und Gütesiegeln geleistet. Für Testanbieter verbleiben auch nach den Urteilen des BGH gleichwohl erhebliche Risiken. Denn, auch wenn der BGH in den von ihm zu entscheidenden Fällen Ansprüche aus Bekanntheitsschutz bejaht und den „ÖKO-TEST“-Marken damit einen weitreichenden Schutzumfang zugesprochen hat, bleibt es eine Frage des Einzelfalles, ob die Marken anderer Testanbieter den für den Schutz bekannter Marken erforderlichen Bekanntheitsgrad aufweisen. Dem einen oder anderen Testanbieter droht daher trotz der auf den ersten Blick positiven Urteile des BGH möglicherweise auch zukünftig ein böses Erwachen.