4
Jun
2019

EuGH: Rechtserhaltende Nutzung von Formmarken bei Anbringung von Wortmarken auf Waren

Nachdem das EuG kürzlich eine Entscheidung betreffend die Schutzfähigkeit von Formmarken treffen musste (siehe hierzu unseren Blog-Beitrag), hatte nun der Europäische Gerichtshof ebenfalls zu einer bedeutenden Frage im Bereich der Formmarken Stellung zu beziehen. Er entschied mit Urteil vom 23. Januar 2019, dass die Anbringung einer Wortmarke auf einer Ware, deren Form als 3D-Marke geschützt ist, die Unterscheidungskraft dieser Marke nicht beeinträchtigt, sodass eine rechtserhaltende Benutzung der Formmarke vorliegt (Urteil vom 23.01.2019 – C-689/17 P – Bullerjan II).

Sachverhalt:

Der Kläger, Betreiber einer Website für Öfen, reichte im Februar 2012 vor dem EUIPO einen Löschungsantrag gestützt auf Verfall gegen eine 3D-Unionsmarke ein, welche für „Öfen“ in Klasse 11 eingetragen war. Der Kläger brachte insbesondere vor, die Marke sei nicht in der Form benutzt worden, in der sie eingetragen worden war.

Der Markeninhaber legte als Beweis der rechtserhaltenden Benutzung seiner Marke u.a. Abbildungen des von ihm vertriebenen Ofens vor. Der Ofen entsprach dabei grundsätzlich der registrierten 3D-Marke, war darüber hinaus allerdings mit dem Wortbestandteil „Bullerjan“ gekennzeichnet, der an der Vorderseite des Ofens angebracht war.

Bisheriger Prozessverlauf:

Im Januar 2014 lehnte die Beschwerdekammer des EUIPO den Antrag des Klägers ab. Diese Entscheidung wurde vom EuG rund anderthalb Jahre später bestätigt (Urteil vom 24.09.2015 – T-211/14 – Bullerjan I). Begründet wurden die Entscheidungen u.a. damit, dass es in der Praxis üblich sei, Marken in Verbindung mit anderen Zeichen zu benutzen. Entscheidend sei, dass die Gesamtwahrnehmung der Marke nicht verändert werde.

Hiergegen legte der Kläger Berufung ein. Der EuGH hob daraufhin das Urteil des EuG auf und verwies die Rechtssache zur Entscheidung zurück (Urteil vom 01.12.2016 – C-642/15 – Bullerjan I). Der EuGH betonte, es seien klare Feststellungen dazu erforderlich, weshalb die Form der Marke von den Verkehrskreisen als starker Hinweis auf die betriebliche Herkunft – wie vom EuG angenommen – und nicht nur auf eine technische Funktionalität wahrgenommen werde.

Das EuG entschied erneut gegen den Kläger. Die 3D-Marke habe trotz ihrer technischen Bedingheit eine hohe Unterscheidungskraft. Zum Zeitpunkt der Benutzung sei die verwandte Form nicht branchenüblich. Diese Tatsache sei durch den Kläger auch nicht bestritten worden, denn er habe nicht vorgetragen, dass die verwandte Form auch durch andere Hersteller benutzt worden sei. Das angebrachte Wortzeichen „Bullerjan“ verändere die Wahrnehmung der Verbraucher auch nicht, sondern erleichtere nur – wie auch die Form des Ofens als solche – die betriebliche Herkunft des Ofens.

Gegen diese Entscheidung legte der Kläger erneut Rechtsmittel zum EuGH ein.

Entscheidung:

Der EuGH bestätigte diesmal die Entscheidung des EuG.

Eine 3D-Marke könne auch in Verbindung mit einem Wortzeichen benutzt werden, ohne dass der betriebliche Herkunftshinweis verloren ginge. Aus diesem Grunde sei auch die Hauptfunktion der Marke nicht beeinträchtigt.

Insofern sei nicht von Belang, dass das Wortzeichen „Bullerjan“ die betriebliche Zuordnung der Öfen erleichtere. Anderenfalls würde die zusätzliche Anbringung eines Wortbestandteils an eine dreidimensionale Marke, wodurch die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren stets erleichtert werden kann, zwangsläufig eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke bedeuten.

In prozessualer Hinsicht bestätigt der EuGH, dass das EuG seine Entscheidung – im vorliegenden Fall zur Branchenüblichkeit der Ofenform – auf Grundlage von Tatsachen treffen durfte, die als gerichtsbekannt gelten, ohne dass der Markeninhaber hierzu etwas vortragen musste, obgleich er in diesem Punkt beweisbelastet ist. Denn, so der EuGH, wenn derjenige, der den Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit gestellt hat, die gerichtliche Ansicht nicht teile, sei diese Partei hierfür beweispflichtig.

Kommentar:

Das Urteil des EuGH ist zu begrüßen. Während die erste Entscheidung des EuGH in dieser Sache (Bullerjan I) zu Unsicherheiten geführt hat und teilweise in der Rechtsprechung auch unzutreffend adaptiert wurde, ist das vorliegende Urteil insbesondere auch als Klarstellung zu sehen und dürfte zur Rechtssicherheit bei 3D-Marken beitragen. Denn nach ständiger europäischer Rechtsprechung dürfen an Formmarken keine erhöhten Ansprüche gegenüber anderen Markenformen gestellt werden.

Der EuGH stärkt mit dem vorliegenden Urteil nun die Position von Inhabern von 3D-Marken. Diese können regelmäßig – jedoch stets abhängig von den Umständen des Einzelfalles – auch Wortzeichen, die die betriebliche Herkunftsfindung erleichtern, zusammen mit ihrer Formmarke benutzen, ohne befürchten zu müssen, dass die Formmarke in ihrem kennzeichnenden Charakter beeinflusst wird.