15
Feb
2019

Zu den Voraussetzungen des Nachholens von FRAND-Obliegenheiten – „Funkstation“

In seinem unlängst veröffentlichten „Funkstation“-Urteil befasste sich das LG Mannheim mit der Frage, ob die Inhaberin eines standardessenziellen Patents (SEP) ihre, in der EuGH Entscheidung ZTE ./. Huawei näher spezifizierten, Obliegenheiten zu fairem, angemessenen und nicht diskriminierenden (FRAND) Verhalten auch noch nachträglich, nämlich dann erfüllen kann, wenn das Verletzungsverfahren bereitsanhängig ist.

In seiner vielzitierten Entscheidung in der Sache ZTE ./. Huawei legte der EuGH verschiedene Obliegenheiten dar, denen die SEP-Inhaberin nachzukommen hat, bevor sie Unterlassung oder einen Rückruf verletzender Produkte von einem Patentverletzer (bzw. eine Nutzer eines SEPs) verlangen kann. Diese Obliegenheiten beinhalten insbesondere, den Standardnutzer über die Verletzung in Kenntnis zu setzen und ihm – sobald er seine Lizenzbereitschaft unter FRAND-Bedingungen angezeigt hat – ein FRAND-Lizenzangebot zu unterbreiten. An deutschen Gerichten kam es zu verschiedenen Auseinandersetzungen darüber, ob die SEP-Inhaberin diesen Obliegenheiten nachkommen muss, bevor sie ein Verfahren wegen Patentverletzung anstrengt, oder ob sie zuerst ein Verfahren anstrengen kann und anschließend vor der erstinstanzlichen Verhandlung diesen Obliegenheiten nachkommen kann.

Mit seiner hier besprochenen Entscheidung wollte das LG Mannheim dem Grundgedanken der FRAND-Rechtsprechung des EuGH entsprechen, nämlich dem Ausgleich der Interessen der beiden involvierten Parteien. In dem zu entscheidenden Fall führte die Klägerin, eine SEP-Inhaberin, vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung im Verletzungsverfahren – allerdings eben nicht schon vor dessen Beginn – Lizenzverhandlungen mit der Beklagten. Im Rahmen dieser Verhandlungen legte die SEP-Inhaberin ein Claim chart hinsichtlich des geltend gemachten Patents vor und bot der Beklagten eine Lizenz an. Unter Berufung auf ein Gutachten, das der Klägerin zufolge den Wert des SEP-Portfolios einschätzte, forderte die SEP-Inhaberin als Lizenzgebühr einen Pauschalbetrag pro verkaufter Einheit. Dieses Gutachten wurde der Beklagten jedoch nicht offengelegt. Die Sache wurde streitig, als die Beklagte das Lizenzangebot zurückwies.

Das Gericht befand, dass der SEP-Inhaberin ihre Ansprüche nicht zustünden, da sie ihre FRAND-Obliegenheiten verletzt habe. Dem Gericht zufolge kam die SEP-Inhaberin ihrer Obliegenheit nicht nach, der Beklagten die nötigen Informationen während der Lizenzverhandlungen – vor Klageerhebung – zur Verfügung zu stellen. Da das Gutachten der SEP-Inhaberin, das den Wert der Lizenz und die Höhe der Lizenzgebühr einschätzte, der Beklagten nicht zur Verfügung gestellt wurde, kam die SEP-Inhaberin ihrer Verpflichtung zur Offenlegung der Berechnung der Lizenzgebühren nicht nach. Nur wenn die Beklagte Zugang zu allen verfügbaren Informationen gehabt hätte, um beurteilen zu können, ob das Angebot der SEP-Inhaberin tatsächlich fair und nicht diskriminierend ist, wären beide Parteien in der Lage gewesen, auf „Augenhöhe“ und ohne unnötigen Druck zu verhandeln. Die SEP-Inhaberin stellte der Beklagten zwar nachträglich die nötigen Informationen zur Verfügung, das Gericht befand jedoch, es sei nicht hinnehmbar, nicht erfüllten Verpflichtungen erst dann nachzukommen, wenn das Verletzungsverfahren bereits im Gange ist. Dem Gericht zufolge kann eine SEP-Inhaberin ihren FRAND-Obliegenheiten erst dann nach bereits erfolgter Einleitung des Verfahrens nachkommen, wenn eine Verhandlungsumgebung wiederhergestellt wird, in der ein Verletzungsverfahren nicht als Druckmittel eingesetzt wird. Um die vor dem Verfahren herrschende Verhandlungsumgebung wiederherzustellen, muss die SEP-Inhaberin eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei Gericht beantragen. Eine Beklagte, die die Bereitschaft, eine Lizenz unter FRAND-Bedingungen zu erwerben, anzeigt, werde wahrscheinlich auch einem Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zustimmen.