15
Feb
2019

OLG Düsseldorf erlässt Urteil zum Umfang eines privaten Vorbenutzungsrechts

„Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen“

Das OLG Düsseldorf hat in der Sache „Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen“ (I-15 U 49/16) ein Urteil über den Umfang eines privaten Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG erlassen. In seiner Entscheidung machte das Gericht grundlegende Ausführungen zu einem Vorbenutzungsrecht im Falle mittelbarer Patentverletzung, wie es insbesondere im Rahmen von Lieferketten besondere Bedeutung erlangt. Es hob damit eine erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf auf.

Gemäß § 12 PatG muss ein Vorbenutzer im Besitz einer Erfindung sein und die Erfindung am oder vor dem Prioritätstag des Patents im Inland in Benutzung genommen haben. Handlungen, die eine Vorbenutzung begründen können, sind jedenfalls die in § 9 und 10 PatG aufgeführten Handlungen. Handlungen gemäß § 9 PatG beinhalten insbesondere die Fälle unmittelbarer Patentverletzung durch die Herstellung, das Anbieten zum Verkauf und das Inverkehrbringen einer patentverletzenden Vorrichtung bzw. das Anbieten oder das Anwenden eines patentgeschützten Verfahrens (vgl. § 9 PatG). Handlungen gemäß § 10 PatG beinhalten hingegen die Fälle mittelbarer Patentverletzung durch das Anbieten oder die Lieferung von wesentlichen Mitteln für die Benutzung einer patentgeschützten Erfindung (vgl. § 10 PatG). Ferner kann ein Vorbenutzungsrecht durch Vorbereitungshandlungen für eine der vorstehenden Handlungen begründet werden, wenn es diese Vorbereitungshandlungen als sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, dass eine der in den §§ 9 oder 10 angesprochenen Benutzungshandlungen in naher Zukunft vorgenommen werden.

Rechtsfolge des privaten Vorbenutzungsrechts ist es, dass dem Inhaber eines Vorbenutzungsrechts ein Einwand gegen den Verletzungsvorwurf zusteht, der ihm die weitere Benutzung der vorbenutzten Erfindung ermöglicht.

In seiner Entscheidung betonte das OLG Düsseldorf zunächst, unter Bestätigung der bisherigen ständigen Rechtsprechung, dass sich der Umfang des Vorbenutzungsrechts auf die bestimmten Ausführungsformen beschränkt, die sich vor dem Prioritätstag des geltend gemachten Patents im Besitz des Vorbenutzers befanden. § 12 PatG stelle eine Ausnahme zu den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz von Patentinhabern dar. Dies vorausgeschickt verwies das Gericht auf eine frühere Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, X ZR 32/99 – „Biegevorrichtung“), der zufolge Weiterentwicklungen einer vorbenutzten Ausführungsform nicht nach § 12 PatG erlaubt sind, wenn sie eine erstmalige wortsinngemäße Verwirklichung des Patentanspruchs zur Folge haben. Das Gericht stellte jedoch klar, dass eine Änderung einer vorbenutzten Ausführungsform § 12 PatG unterliegen würde, wenn ein Fachmann ohne jegliche erfinderische Tätigkeit vor Offenbarung des Patents zu der veränderten Ausführungsform gelangt wäre.

Nach der Bestätigung der vorgenannten bereits bekannten Grundsätze wandte sich das Gericht der Frage der mittelbaren Patentvorbenutzung zu. Dabei entschied das Gericht, dass ein Zulieferer, der sämtliche Teile einer Ausführungsform der Erfindung vor dem Prioritätstag des geltend gemachten Patents hergestellt hat, ein Vorbenutzungsrecht nicht nur für die weitere Herstellung dieser Teile besitzt, sondern auch ein Vorbenutzungsrecht, das ihm gestattet, die zusammengebaute Vorrichtung als Ganzes herzustellen, sofern ein Zusammenbau der einzelnen Teile durch einen Kunden vorhersehbar sowie einfach und zuverlässig durchführbar gewesen wäre. Ferner entschied das Gericht, dass, wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, der frühere mittelbare Vorbenutzer auch zur unmittelbaren Benutzung gemäß § 9 PatG berechtigt sei.

Diese Entscheidung hat hohe Relevanz für bisher stark umstrittene Fragen zur Reichweite des Vorbenutzungsrechts mittelbarer Vorbenutzer. Die geäußerte Auffassung widerspricht dabei teilweise der in der Rechtsliteratur vertretenen Meinung; es bleibt daher abzuwarten, ob sich der BGH, sollte er dazu Gelegenheit erhalten, den vom OLG Düsseldorf geäußerten Rechtsauffassungen anschließen wird.